权利要求保护范围在授权和侵权程序中的考量
    时间:2016-11-23  来源:国家知识产权局专利复审委员会
    摘要
    :为鼓励发明创造,保护专利权人的创新积极性,在专利的授权程序中应给予权利要求合理的保护范围,以平衡专利权人和社会公众的利益。在专利侵权判定过程中,需要对权利要求进行理解,本文由一件专利复审行政诉讼案件出发,探讨了对权利要求保护范围确定时需考量授权和侵权两种程序的特点。 
      

      关键词:权利要求保护范围 授权程序 侵权程序 组合物

      一、前言

      北京市知识产权法院作出的(2015)京知行初字第4944号判决(下称“一审判决”),该判决涉及申请号为200680040913.X、名称为“含E-1,3,3,3-四氟丙烯和氟化氢的共沸组合物及其应用”的发明专利申请(下称“本申请”),判决认为专利复审委员会第82300号复审请求审查决定(下称“被诉决定”)遗漏了区别技术特征,由此可能导致对于创造性的判断结果错误,因而撤销了被诉决定。

      二、案情简介

      本申请权利要求1为“一种共沸组合物或近共沸组合物,含有62.4mol%~89.4mol%的E-HFC-1234ze和氟化氢,其中所述组合物的特征在于,露点压力和泡点压力差小于或等于泡点压力的3%”。本申请说明书中记载了权利要求1要求保护的E-HFC-1234ze是一种E-HFC-1234ze占多数的异构体E-HFC-1234ze或Z-HFC-1234ze的混合物。

      三、案件争议焦点

      专利复审委员会认为对于本领域技术人员而言,E-HFC-1234ze在本领域的定义是明确的,按照本领域技术人员的通常理解,权利要求1的保护范围是清楚的,不需要进行解释。但法院认为,本申请说明书中对于E-HFC-1234ze给出了明确界定,该定义与复审委按照通常理解的定义有所区别,因此,本案的权利要求应当按照说明书中记载的内容进行理解。

      四、双方观点

      复审决定认为:对比文件1(EP1067106A1,公开日为2001年1月10日)公开了1,3,3,3一四氟丙烯(即HFc-1234ze)和氟化氢的共沸组合物(参见对比文件1权利要求4) 。将本申请权利要求1的技术方案与对比文件1公开的内容进行比较,二者的区别仅在于本申请权利要求1中还限定了共沸或近共沸组合物中E-HFc-1234ze的含量范围。本申请与对比文件1均涉及HFc-1234Ze、HF和HFc-245fa三者之间的反应以及HFc-1234Ze和HF的共沸组合物,本领域技术人员根据本申请说明书的记载无法确定权利要求1要求保护的共沸或近共沸组合物相对于对比文件1的共沸组合物会取得何种优异的技术效果。因此,基于上述区别特征,权利要求1实际解决的技术问题是确定共沸或近共沸组合物中E-HFC-1234ze的具体含量。

      对于共沸或近共沸组合物中各种成分的含量,本领域技术人员可以运用常规技术手段测量得出。对此,本申请说明书第4页第3段中也指出,各种共沸混合物的组成(包括它们在特定压力下的沸点)均可计算得出(例如参见Schotte Ind.Eng.Chem.ProceSSDeS.Dev.(1980)19,432-439) 。这也表明,确定共沸混合物的组成是本领域技术人员的常规技术手段。因此, 当本领域技术人员面对本申请实际解决的技术问题时,结合对比文件1公开的内容和本领域的常规技术手段,能够确定在不同条件下形成共沸或近共沸组合物中E-HFC-1234ze的含量范围,从而获得权利要求1的技术方案。

      一审判决认为:本申请权利要求1为“一种共沸组合物或近共沸组合物,含有62.4mol%~89.4mol%的E-HFC-1234ze和氟化氢……”,依据上述记载,权利要求1并没有限定E-HFC-1234ze占多数这一技术特征。但本申请说明书明确界定了权利要求1要求保护的E-HFC-1234ze是一种E-HFC-1234ze占多数的异构体E-HFC-1234ze或Z-HFC-1234ze的混合物。根据2001年专利法第五十六条第一款规定,解释权利要求1的内容应依据内部证据的效力优于外部证据的原则,以说明书的特别界定为准,而非单纯依据权利要求1的字面描述,因此应认定权利要求1中所述的E-HFC-1234ze是指“异构体E-HFC-1234ze或Z-HFC-1234ze的混合物,其中占据多数的异构体是E-HFC-1234ze”。对比文件1没有公开HFC-1234ze中E-HFC-1234ze所占的比例,因此,E-HFC-1234ze在异构体E-HFC-1234ze或Z-HFC-1234ze的混合物中占据多数的特征是权利要求1与对比文件1的区别特征,被诉决定遗漏了该区别特征,由此可能导致对于创造性地判断结果错误。

      五、权利要求保护范围在授权和侵权程序中的考量分析

      专利法第五十六条第一款是专利法在“专利权的保护”一章所设立的条款,其作用在于在侵权判定过程中对授权专利的权利要求的保护范围作出认定,以便将被控侵权物与之进行比较。该条款所称的“专利权的保护范围”不仅包括权利要求字面含义所限定的范围,还涵盖了通过适用等同原则所扩展到的范围。

      本案涉及的被诉决定是复审请求审查决定,本申请仍然处于专利申请的授权程序,其既非请求宣告专利权无效的确权程序,亦非授权专利的侵权判定程序,基于保护专利权目的而设立的专利法第五十六条第一款显然并不适用于本案。在授权程序中,并不涉及对权利要求的保护范围进行解释,不能适用等同原则,仅涉及对权利要求的理解以及保护范围的确定,所适用规则的是《审查指南》第二部分第二章第3.2.2节的相关规定,即“权利要求的保护范围应当根据其所用词语的含义来理解。一般情况下,权利要求中的用语应当理解为相关技术领域通常具有的含义。在特定情况下,如果说明书中指明了某词具有特定的含义,并且使用了该词的权利要求的保护范围由于说明书中对该词的说明而被限定的足够清楚,这种情况也是允许的。但此时也应要求申请人尽可能修改权利要求,使得根据权利要求的表述即可明确其含义”。上述规定要保障的是授权专利的权利要求保护范围自身是清楚的,如果权利要求存在不清楚的表述,则需要通过修改克服以获得授权。

      对于本案争议的“E-HFC-1234ze”而言,本领域公认的含义是指1,3,3,3-四氟丙烯结构中双键为E式构型的单一异构体,本领域技术人员在看到该化学名称时,能够确定该名称对应的化学物质的确切分子式和结构式,也就是说,E-HFC-1234ze自身在化学领域即具有清楚的含义。进一步结合其所在权利要求1的技术方案来看,权利要求1开放式的撰写方式表明该(近)共沸组合物包括了组合物仅由E-HFC-1234ze和氟化氢两种物质组成,以及组合物在含有E-HFC-1234ze和氟化氢的基础上,还含有其它物质(例如Z-HFC-1234ze)两种情况。因此,对于本领域技术人员而言,权利要求1的保护范围是清楚的,不需要进行解释。

      进一步而言,如前文所述,E-HFC-1234ze是本领域公知的具有确切分子式和结构式的单一化学物质,其自身不能形成混合物,对于本领域技术人员而言,其不清楚“E-HFC-1234ze是指异构体E-HFC-1234ze的混合物,其中占据多数的异构体是E-HFC-1234ze”是何含义,该混合物除E-HFC-1234ze还含有何种成分?如果将其理解为可以为其它任何成分,在权利要求1要求保护的组合物即为开放式可以包含其它组分的情况下,说明书的上述限定并无必要,这显然不符合化学领域的惯用表述和一般常识。使用自身不清楚的定义对原本清楚的权利要求1进行解释,脱离了本领域技术人员的一般认知,导致其对权利要求的保护范围作出了错误认定。

      对于说明书中对于权利要求中某一技术术语作出的特别定义的情况,根据《审查指南》第二部分第二章第3.2.2节的相关规定,在特定情况下,如果说明书中指明了某词具有特定的含义,并且使用了该词的权利要求的保护范围由于说明书中对该词的说明而被限定的足够清楚,这种情况也是允许的。但此时也应要求申请人尽可能修改权利要求,使得根据权利要求的表述即可明确其含义”。换言之,在授权程序中,前审阶段和复审阶段给予请求人多次机会将上述特别定义限定到权利要求中,而请求人在授权程序中放弃了该机会,那么请求人应该承担这种含义不清的技术术语会导致的权利要求不符合授权条件的相应后果。(国家知识产权局专利复审委员会 李婉婷 刘新蕾)




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